Actualiteit merkenrecht: ‘De strijd om de rode zool’
In 2012 ontstond er een geschil tussen Louboutin en Van Haren, nadat Van Haren pumps met een rode zool in de etalage plaatste. Louboutin stelde dat er sprake was van merkinbreuk, aangezien de kleur dusdanig verbonden zou zijn aan het merk Louboutin. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) stelde Louboutin in het gelijk en oordeelde dat het registreren van een kleur als merk is toegestaan. Gelet op toekomstige wet- en regelgeving zal de rechter in de toekomst wellicht anders over dit geschil kunnen oordelen.
Merkregistratie
Op 29 januari 2010 heeft Louboutin ‘de rode zool’ ingeschreven bij het EUIPO (nr. 008845539). De beschrijving luidt als volgt:
‘The trademark consists of the colour red (Pantone 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the outline of the shoe is therefore not part of the trademark but serves to show the positioning of the trademark).
Louboutin beoogt bescherming van de rode zool bij schoenen met een hoge hak. Een bescherming van de contouren (lees: vorm) van de schoen wordt expliciet uitgesloten.
Louboutin vs. Van Haren
Artikel 2.1 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: ‘BVIE’) bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet als merken kunnen worden beschouwd. Toen Van Haren in 2012 door Louboutin werd aangesproken, deed zij een beroep op nietigheid omdat zij van mening was dat de bovenstaande merkregistratie van Louboutin in artikel 2.1 lid 2 BVIE wordt uitgesloten.
Omdat Louboutin bij de inschrijving van het merk slechts beoogd heeft om de kleur van de zool te beschermen, oordeelde het hof dat artikel 2.1 lid 2 BVIE daarmee niet op Louboutin van toepassing is. Volgens het hof kan de rode zool van Louboutin niet worden opgevat als vorm in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE. Het hof beantwoordt hiermee de prejudiciële vraag die door de rechtbank Den Haag werd gesteld. Het lot ligt nu in handen van de rechtbank, die een definitief oordeel zal vellen over deze kwestie.
Toekomstige wet- en regelgeving
Gelet op de (nieuwe) Merkenrichtlijn zou een geschil zoals tussen Louboutin en Van Haren in de toekomst waarschijnlijk een heel andere uitkomst hebben. Op 13 januari 2016 is namelijk de (nieuwe) Merkenrichtlijn op Europees niveau in werking getreden. Op uiterlijk 14 januari 2019 moet het BVIE in overeenstemming zijn gebracht met de bepalingen uit de (nieuwe) Merkenrichtlijn.
Artikel 4 lid 1 sub e van deze richtlijn is voornamelijk interessant voor de zaak Louboutin/Van Haren. Artikel 2.1 BVIE wordt namelijk uitgebreid, zo kan niet alleen de vorm, maar ook een ander kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft nietig worden verklaard (art. 4 lid 1 sub e onder 3 Merkenrichtlijn). In dat geval zou onderhavige merkregistratie nietig zijn geweest, omdat de rode zool een wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft én de registratie valt onder de reikwijdte van artikel 2.1 BVIE.
Wenst u een advocaat die u kan adviseren over merkinbreuken? Of heeft u andere vragen over het intellectueel eigendomsrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze IE-recht advocate mevrouw mr. N. van Kuppeveld op het telefoonnummer 024 360 66 20 of op het e-mailadres: nadia.van.kuppeveld@nomeadvocaten.nl.
